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Checkliste zu Jack Wolfskin Abmahnungen

Aus Anlass eines Radio-Interviews für den Hessischen Rundfunk am 22.10.2009 werden die wichtigsten Aspekte als Leitlinie zusammengefasst. Aufgrund der intensiven Diskussion soll nachstehende Liste etwas zur Erläuterung des oft nicht einfach zu verstehenden Markenrechtes beitragen:

1. Jack Wolfskin verfügt über eine Vielzahl von Registermarken für unterschiedliche Waren. Daraus besteht ein Markenrecht, da auch eine Tatze als Marke geschützt werden kann (§ 3 Abs. 1 MarkenG). Daraus folgt:

   § 14 Ausschließliches Recht des Inhabers einer Marke, Unterlassungsanspruch, Schadensersatzanspruch

   (1) Der Erwerb des Markenschutzes nach § 4 gewährt dem Inhaber der Marke ein ausschließliches Recht.

   (2) Dritten ist es untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr

   1.

   ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie Schutz genießt,

   2.

   ein Zeichen zu benutzen, wenn wegen der Identität oder Ähnlichkeit des Zeichens mit der Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die Marke und das Zeichen erfaßten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, einschließlich der Gefahr, daß das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird, oder

   3.

   ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die nicht denen ähnlich sind, für die die Marke Schutz genießt, wenn es sich bei der Marke um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.

   
   
2. Für die Frage eines markenrechtlichen Anspruchs ist zu prüfen, inwieweit die Gestaltung ähnlich oder identisch ist und inwieweit die Verwendung für zur den Registermarken identischen oder ähnlichen Waren erfolgt.
   
   Beispiel:
   Bei völlig anders gestaltete Bärentatze könnte dies fraglich werden, wenn Verwendung nicht im geschützten Warenbereich.
   
   
3. Erfolgt eine Benutzung im geschäftlichen Verkehr? Werden also Waren verkauft?
   
   
4. Ist die Verwechslungsgefahr fraglich, für den Abgemahnten indes nicht wichtig, ob er eine Unterlassungserklärung abgibt, kann eine Unterwerfung ohne Anerkenntnis einer Rechtspflicht und Präjudiz unter Verwahrung gegen die Kosten erfolgen. Dies bedeutet, dass der (vermeintliche) Unterlassungsanspruch zwar anerkannt wird, die Kosten der Abmahnung jedoch nicht gezahlt und gegebenenfalls vom Abmahnenden einzuklagen sind, wobei dann die Frage der Berechtigung geprüft wird.
   
   
5. Ist die Pos. 2 und 3. zu bejahen, dürfte ein markenrechtlicher  Anspruch vorliegen:
   
   § 14 MarkenG
   (...)
   (5) Wer ein Zeichen entgegen den Absätzen 2 bis 4 benutzt, kann von dem Inhaber der Marke bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Der Anspruch besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung erstmalig droht.
   (6) Wer die Verletzungshandlung vorsätzlich oder fahrlässig begeht, ist dem Inhaber der Marke zum Ersatz des durch die Verletzungshandlung entstandenen Schadens verpflichtet. Bei der Bemessung des Schadensersatzes kann auch der Gewinn, den der Verletzer durch die Verletzung des Rechts erzielt hat, berücksichtigt werden. Der Schadensersatzanspruch kann auch auf der Grundlage des Betrages berechnet werden, den der Verletzer als angemessene Vergütung hätte entrichten müssen, wenn er die Erlaubnis zur Nutzung der Marke eingeholt hätte.

   Nicht erforderlich ist in diesem Stadium, dass gleichzeitig Schadenersatzansprüche anerkannt werden, um die Gefahr einer Inanspruchnahme im Wege der einstweiligen Verfügung zu beseitigen.
   
   Optional kann über die Höhe der Vertragsstrafe sowie den für die Gebührenberechnung in Ansatz gebrachten Gegenstandswert diskutiert werden. Bei einer Reduzierung der Vertragsstrafe ist Vorsicht geboten, da diese die Ernsthaftigkeit der Unterlassungsverpflichtung belegt. 

   Der berichtigt Abgemahnte hat die Kosten der Rechtsverfolgung durch eine Rechtsanwalt grundsätzlich zu tragen. Der in Ansatz gebrachte Streitwert zwischen €20.000 und € 25.000,- erscheint für Markensachen moderat, da der BGH selbst bei unbenutzten Marken bereits von € 50.000,- ausgeht.

   Dennoch besteht die Möglichkeit der Streitwertreduzierung nach § 142 MarkenG.

Fazit also:

Das Vorgehen lässt sich - außer bei klaren Verstößen -  regelmäßig nur im Einzelfall bestimmen. Entscheidend ist, ob eine Markenrechtsverletzung vorliegt.

Weitere Tipps:

Zu Recht abgemahnt?
Internet World Business 12-2008 , Seite 10

Ruhig Blut bei Abmahnungen, 
internet WORLD, 1/2004, S. 26

Abmahnungen im Internet;
Podcast HR-Info: Erst abgemahnt, dann abgesahnt - Abzocke im Internet (25:02h, 6 MB) 
mit freundlicher Genehmigung von

Hinweis:

Die Checkliste ersetzt nicht die anwaltliche Beratung, da eine markenrechtliche Bewertung stets für den konkreten Einzelfall zu erfolgen hat. 

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